按语：在技术研发与管理等过程中，防范专利被宣告无效是专利风险管理的重要内容，但实践中却存在专利权人自提无效宣告这一“自陷风险”行为。现有研究主要从法学层面解释了该行为之目的在于利用无效宣告程序获得主动修改专利文本之机会以维持专利稳定性，我院蒋启蒙博士生和朱雪忠教授则从管理学视角运用多案例研究方法诠释了专利权人自提无效宣告的驱动因素、过程机制及行为效应。相关成果载于《研究与发展管理》(双月刊)2022年第5期，现在此摘要转发。

一、引言

专利权人自提无效宣告系我国知识产权管理实践中的独特行为。这一现象的原因在于，我国未借鉴域外主要国家经验创设授权后专利文本修改规则，权利人无法直接对授权专利文本错误进行修改，而无效宣告程序则为此创造了契机，赋予专利权人提起无效请求的主体资格使无效宣告程序成为替代授权后专利文本修改规则的备择方案。但自提无效宣告行为仍与常见的专利无效风险管理措施相异。在自提无效宣告情境中，专利权人呈现风险偏好特征，主动提起无效宣告请求以造成风险敞口。同时，无效宣告审查行为在一定程度上兼顾了当事人请求原则与依职权审查原则，审查员可对专利权人未请求的范围、理由及证据依职权进行审查，致使无效宣告结果可能超出权利人预期以致专利权陷入更大的风险与不确定性之中，这在形式上与风险管理理论所追求的减少无效风险发生概率及其所致负面影响的期望相悖。 对此， 本文所凝练的研究问题为：“为什么专利权人要自提无效宣告” “自提无效宣告的过程是怎样的”“自提无效宣告的结果是什么”。

本文的创新之处在于：第一，将风险管理理论应用于专利权人自提无效宣告行为的过程机制研究中，为专利权人“自陷风险”现象提供理论解释；第二，明晰自提无效宣告行为在专利无效风险管理体系中的功能、定位及与其他专利无效风险管理行为的逻辑联系，以期丰富专利无效风险管理理论及实践。

二、研究设计

本文回归风险管理理论，将“风险识别—风险识别—风险应对”理论框架纳入专利权人自提无效宣告行为机制研究中。同时，采用多案例研究方法，基于对已公开的中国专利无效宣告决定书进行理论抽样以获得11件专利权人自提无效的样本。随后，收集一手访谈资料与二手官方资料，通过扎根编码技术对11件案例展开案例内与跨案例分析，共获得115个概念、26个副范畴与9个主范畴。最终，以“专利权人自提无效宣告行为过程机制”作为核心范畴统摄编码结果。

三、模型阐释与研究发现

本文从专利申请与获得授权后两个维度横向阐释权利人自提无效宣告的过程机制。第一，从专利申请维度分析，专利无效风险表现为权利要求重叠风险，实践中申请人为兼顾专利申请快速授权与双重保护需求，多选择一案双申（发明、实用新型）专利申请策略。此时，实用新型专利申请率先授权并应用，待发明专利申请进入实质审查阶段再主动修改权利要求书以规避重复授权问题并促使两件专利均获授权。但受专利文本修改规则限制，申请人难以有效完全解决重复授权问题，专利审查意见通知书促使申请人被动感知与发现尚存的部分权利要求重叠风险。申请人对涉案专利经济潜力的认识则进一步激励其尝试控制无效风险，最终选择利用无效宣告制度删改已授权实用新型专利中与发明专利申请相同的权利要求，以此保证发明专利申请成功授权。第二，当专利获得授权后，专利无效风险表现为专利权稳定性风险或权利要求歧义风险，其主要源于专利形式审查错误或实质审查缺失。专利实施产生的经济效益促使权利人主动通过申请专利评价报告、寻找公开出版物或分析公开专利文献等方式感知无效风险。当发现无效风险后，基于维持授权专利的持续经济利益目的，权利人做出无效风险控制尝试，但因受专利法规则限制而失败。最终，权利人选择通过自提无效宣告方式消除无效风险以维持专利产生的持续经济利益。综上，本文提出了如下7个研究命题：

命题1：专利无效风险因素包括实质审查制度缺失、形式审查错误与专利权利要求书修改错误。

命题2a：申请阶段专利审查行为促使权利人被动感知与发现无效风险。命题2b：授权后专利经济效益促使权利人主动感知与发现无效风险。

命题3：基于专利经济价值的风险评价促使权利人进行风险管理决策。

命题4：专利制度约束驱动权利人选择自提无效宣告行为以应对无效风险。

命题5a：当无效结果与无效目的的一致性程度较高时，权利人自提无效宣告行为的效应在于扩大经济收益。命题5b：当无效结果与无效目的的一致性程度较低时，权利人在自提无效宣告后将寻求其他补充救济路径。

四、结论与启示

本文以风险管理理论为视角，基于扎根理论的多案例研究方法，提出了专利权人自提无效宣告行为的过程机制模型，相关结论如下。第一，专利无效风险源起于专利形式审查错误、实质审查缺失及权利要求书修改错误3类风险因素，其发展为专利权稳定性风险、权利要求歧义风险、权利要求重叠风险3种风险形态并构成自提无效宣告的客观原因。权利人为验证专利权法律效力、消除权利要求歧义、解决权利要求重叠等问题，选择通过自提无效宣告行为的方式实现保证专利权法律稳定性的最终目的。第二，自提无效宣告过程经历了风险识别、评价及应对 三个阶段，专利审查经历与专利经济效益促使权利人感知与发现无效风险，而基于专利经济价值的风险评价行为进一步引导权利人开展风险管理决策。在风险应对措施选择上，由于专利制度适用条件限制，一般风险应对行为难以有效消除无效风险。专利无效宣告制度提供合法的权利要求修改机会为化解无效风险提供了可行路径。第三，自提无效宣告行为的效应根据无效宣告结果而有所区别。当无效宣告结果符合权利人预期时，自提无效宣告能够扩大专利经济效益；否则，权利人将进一步寻求其他补充救济路径。

研究揭示了利用自提无效宣告机制实现专利无效风险事前防范功能的具体路径，为完善专利风险管理理论与实践提供了支持。在制度启示方面，尽管自提无效宣告行为一定程度地弥补了我国授权后专利文本修改规则的制度缺失问题，但由于专利无效宣告规则的适用条件存在限制，自提无效宣告行为难以完全实现修改专利文本错误的功能，因此，我国有必要引入并建立专门的授权后专利文本修改程序。在管理实践方面，专利权人可适当将无效风险防控焦点从被动的事中或事后防控转移至主动的事前防控上，当发现专利权存在无效风险时利用自提无效宣告主动化解风险。

作者简介：

朱雪忠：同济大学长聘特聘教授

蒋启蒙：同济大学上海国际知识产权学院 博士研究生

原文载于《研究与发展管理》2022年10月 第5期。

原文链接：专利权人自提无效宣告行为的...—基于扎根理论的多案例研究.pdf